จดเครื่องหมายการค้าก่อนเปิดแบรนด์ ใครยื่นก่อนได้เปรียบ

สมมติว่าคุณกำลังจะเปิดแบรนด์สกินแคร์ใหม่ ตั้งชื่อเสร็จ จ้างนักออกแบบทำโลโก้ สั่งพิมพ์กล่องไปห้าพันใบ และจองงบโฆษณาออนไลน์ไว้แล้ว เหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำคือยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้า เพราะคิดว่าขายไปก่อนค่อยจดก็ได้

ความเสี่ยงอยู่ตรงนี้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้สิทธิแต่ผู้เดียวกับ ผู้ที่จดทะเบียน ไม่ใช่ผู้ที่ใช้ก่อนหรือลงทุนมากกว่า ถ้ามีคนยื่นคำขอชื่อเดียวกันหรือคล้ายกันไว้ก่อนคุณ คำขอของคุณต้องรอ และของที่พิมพ์ไปแล้วอาจต้องทิ้ง

บทความนี้ไล่ตามลำดับที่เจ้าของแบรนด์ต้องตัดสินใจจริง ตั้งแต่อะไรจดได้ ชื่อแบบไหนผ่านยาก นายทะเบียนปฏิเสธเพราะอะไร ใครยื่นก่อนได้อะไร ไปจนถึงอายุและการต่ออายุ ทุกข้ออ้างมาตราจากตัวบทฉบับรวมการแก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 และปิดท้ายด้วยเช็กลิสต์ก่อนวันเปิดตัว

ไม่จดเครื่องหมายการค้า ใช้ชื่อแบรนด์ไปเลยได้ไหม?

ใช้ได้ แต่ป้องกันตัวได้น้อยมาก มาตรา 44 ให้สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของแล้ว และใช้ได้กับสินค้าที่จดไว้เท่านั้น ส่วนคนที่ไม่ได้จด มาตรา 46 ตัดสิทธิฟ้องคดีละเมิดไว้ชัดเจน

มาตรา 46 วรรคสองยังเปิดทางไว้ทางเดียว คือเจ้าของเครื่องหมายที่ไม่ได้จดยังฟ้องคนที่ เอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย ได้ แต่ทางนี้ต้องพิสูจน์การลวงขาย ซึ่งยากกว่าการชี้ว่ามีคนใช้เครื่องหมายที่จดไว้แล้วอย่างมาก

โทษอาญาฐานปลอมเครื่องหมายตามมาตรา 108 (จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) และฐานเลียนเครื่องหมายตามมาตรา 109 (จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) ก็คุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายที่ จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เช่นกัน แบรนด์ที่ยังไม่จดจึงอาศัยเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้

เครื่องหมายแบบไหนจดทะเบียนได้?

จดได้มากกว่าชื่อกับโลโก้ มาตรา 4 นิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้กว้าง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือหลายอย่างรวมกัน ธุรกิจบริการใช้กติกาเดียวกันผ่านมาตรา 80 ที่ให้นำบทบัญญัติเรื่องเครื่องหมายการค้ามาใช้กับเครื่องหมายบริการโดยอนุโลม

แต่การเป็น “เครื่องหมาย” ยังไม่พอ มาตรา 6 วางเงื่อนไขสามข้อที่ต้องผ่านพร้อมกัน

สามข้อนี้คือโครงของบทความทั้งเรื่อง ข้อ (1) อยู่ที่มาตรา 7 ข้อ (2) อยู่ที่มาตรา 8 ส่วนข้อ (3) อยู่ที่มาตรา 13 และมาตรา 20 ถ้าตกข้อใดข้อหนึ่งทั้งเครื่องหมายหรือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มาตรา 16 ให้นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนและแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือ

เรื่องที่เจ้าของแบรนด์มักไม่ได้คิดคือการระบุสินค้า มาตรา 9 ให้ยื่นจดสำหรับสินค้าในจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกก็ได้ แต่ต้อง ระบุรายการสินค้าที่ต้องการความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง และสิทธิตามมาตรา 44 ก็ผูกกับสินค้าที่จดไว้ ถ้าวันนี้ขายครีม แต่ปีหน้าจะทำแชมพู ควรคิดตั้งแต่วันยื่นว่าต้องการความคุ้มครองแค่ไหน

ชื่อแบรนด์แบบไหนผ่าน แบบไหนถูกตีกลับเพราะไม่บ่งเฉพาะ?

ชื่อที่บรรยายตัวสินค้าตรง ๆ มีโอกาสตกมากที่สุด มาตรา 7 วรรคหนึ่งวางหลักว่าเครื่องหมายต้องทำให้คนทั่วไปแยกได้ว่าสินค้านี้ต่างจากสินค้าอื่น

มาตรา 7 วรรคสองยกตัวอย่าง 11 แบบที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ อ่านแล้วจะเห็นว่าคำที่ใช้ซ้ำบ่อยคือ “ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง” ตารางนี้สรุปเฉพาะแบบที่เจ้าของแบรนด์เจอบ่อย

ถ้าชื่อที่อยากได้เป็นคำบรรยาย ยังมีทางที่สองตามมาตรา 7 วรรคสาม คือพิสูจน์ว่าใช้จนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ แต่ทางนี้ต้องขายและโฆษณามาก่อน จึงไม่เหมาะกับแบรนด์ที่ยังไม่เปิดตัว

บางส่วนของเครื่องหมายไม่บ่งเฉพาะ ต้องทิ้งทั้งชื่อไหม?

ไม่จำเป็น มาตรา 17 ให้นายทะเบียนสั่งให้ผู้ขอแสดงการปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวในส่วนที่ใช้กันสามัญหรือไม่บ่งเฉพาะ ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับคำสั่ง เครื่องหมายทั้งชุดยังเดินต่อได้ แต่คำที่ปฏิเสธไว้จะไม่ใช่ของคุณคนเดียว ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งตามมาตรา 15 16 หรือ 17 อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 60 วันตามมาตรา 18

นายทะเบียนไม่รับจดเพราะอะไรได้บ้าง?

เหตุมีสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งห้ามรับจดไม่ว่าจะบ่งเฉพาะแค่ไหน กลุ่มที่สองคือไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของคนอื่นที่จดไว้แล้วตามมาตรา 13

• ตราและสัญลักษณ์ของรัฐ เช่น ตราแผ่นดิน ธงชาติไทย ธงราชการ และเครื่องหมายราชการ (มาตรา 8 (1) (2) (7))
• สิ่งที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งพระปรมาภิไธย พระบรมฉายาลักษณ์ และชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายที่แสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์ (มาตรา 8 (3) (4) (5))
• ธงและชื่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาต และเครื่องหมายกาชาด (มาตรา 8 (6) (7))
• เหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรจากการประกวดสินค้า เว้นแต่ผู้ขอได้รับรางวัลนั้นจริงสำหรับสินค้านั้นและระบุปีปฏิทินที่ได้รับ (มาตรา 8 (8))
• สิ่งที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี (มาตรา 8 (9))
• เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จนสาธารณชนอาจสับสน ไม่ว่าเครื่องหมายนั้นจะจดไว้หรือไม่ (มาตรา 8 (10))
• สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครอง (มาตรา 8 (12))

ข้อที่แบรนด์ใหม่ชนบ่อยที่สุดคือมาตรา 13 นายทะเบียนต้องไม่รับจดถ้าเครื่องหมายเหมือนกับของคนอื่นที่จดไว้แล้ว หรือคล้ายจนสาธารณชนอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน การค้นเครื่องหมายที่จดไว้ก่อนตั้งชื่อจึงคุ้มกว่าการค้นหลังพิมพ์กล่องแล้ว

ใครยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน จริงหรือไม่?

จริงในเรื่องลำดับการพิจารณา เมื่อมีคำขอหลายรายที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจสับสน มาตรา 20 ให้นายทะเบียนทำคำขอที่ยื่นเป็นรายแรกก่อน รายหลังต้องรอ

รายหลังจะได้พิจารณาต่อก็เมื่อคำขอรายแรกไม่ได้รับการจดทะเบียน ตามมาตรา 20 วรรคสอง ระหว่างนั้นแผนการตลาดทั้งหมดแขวนอยู่กับคำขอของคนอื่น นอกจากนี้วันยื่นยังมีผลต่อสิทธิหลังจดด้วย เพราะมาตรา 42 ย้อนวันจดทะเบียนกลับไปที่วันยื่นคำขอ

ใช้มาก่อนแต่มีคนยื่นตัดหน้า ทำอะไรได้บ้าง?

กฎหมายไม่ได้ตัดสินด้วยวันยื่นอย่างเดียว หลังนายทะเบียนสั่งประกาศโฆษณาคำขอตามมาตรา 29 ผู้ที่เห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่ายื่นคัดค้านได้ภายในกรอบเวลาของมาตรา 35

หกสิบวันผ่านไปเร็ว ถ้าไม่มีใครคอยดูประกาศโฆษณาคำขอ โอกาสคัดค้านก็หลุดไปเงียบ ๆ อีกช่องหนึ่งคือมาตรา 27 ที่ให้นายทะเบียนรับจดเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันให้เจ้าของหลายคนได้ ถ้าต่างฝ่ายต่างใช้มาโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษ โดยกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเรื่องวิธีใช้และเขตการใช้ได้ ทั้งสองทางต้องมีหลักฐานการใช้ ไม่ใช่แค่คำยืนยันว่าใช้มาก่อน

ยื่นจดในต่างประเทศแล้ว จะนับวันอย่างไร?

มาตรา 28 ให้ผู้ที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ขอให้ถือวันนั้นเป็นวันยื่นในไทยได้ ถ้ายื่นในไทยภายใน 6 เดือนนับแต่วันยื่นครั้งแรก และมีคุณสมบัติตามที่มาตรานี้กำหนด เช่น มีสัญชาติไทย เป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ในไทย หรือมีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาเดียวกับไทย แบรนด์ที่เปิดตัวพร้อมกันหลายประเทศควรจดวันครบ 6 เดือนไว้ตั้งแต่วันแรก

จดแล้วคุ้มครองนานแค่ไหน และต่ออายุอย่างไร?

เมื่ออ่านคู่กับมาตรา 42 อายุ 10 ปีเริ่มนับจากวันยื่นคำขอ ไม่ใช่วันที่ได้หนังสือสำคัญ การต่ออายุตามมาตรา 54 ต้องยื่นคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นอายุ ถ้าพลาด ยังยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นอายุ โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ถ้าพ้นหกเดือนนั้นไปแล้วยังไม่ยื่น มาตรา 56 ให้ถือว่าเครื่องหมายถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว เมื่อต่ออายุสำเร็จ มาตรา 55 ให้ต่อครั้งละ 10 ปีนับจากวันสิ้นอายุเดิม รายละเอียดการนับวันและเอกสารอยู่ใน คู่มือต่ออายุเครื่องหมายการค้า

เช็กลิสต์ก่อนวันเปิดตัวแบรนด์

ทำตามลำดับนี้ก่อนสั่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์หรือจ่ายค่าโฆษณาก้อนใหญ่ แต่ละข้อผูกกับมาตราที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทีมกฎหมายหรือตัวแทนยื่นคำขอตรวจทานต่อได้

โลโก้ที่จ้างคนนอกออกแบบ เป็นของใคร?

เรื่องนี้อยู่นอกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แต่กระทบแบรนด์โดยตรง โลโก้เป็นงานศิลปกรรมตามนิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และงานที่สร้างขึ้นโดยการรับจ้าง มาตรา 10 ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น สัญญาจ้างนักออกแบบจึงควรเขียนเรื่องสิทธิในโลโก้ให้ชัด ส่วนงานที่พนักงานในบริษัทออกแบบเองใช้หลักต่างออกไป ดู คู่มือลิขสิทธิ์งานของพนักงาน

แบรนด์ที่มั่นคงจึงต้องมีสองชั้น ชั้นแรกคือเครื่องหมายการค้าที่จดแล้ว ชั้นที่สองคือหลักฐานว่าองค์กรเป็นเจ้าของงานออกแบบที่อยู่ในเครื่องหมายนั้น ถ้าใช้ภาพหรือฟอนต์จากอินเทอร์เน็ตมาประกอบโลโก้ อ่านต่อที่ ใช้รูปและเนื้อหาจากเว็บอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ใครรับผิดชอบเนื้อหานี้?

เรียบเรียงโดยทีมกฎหมาย AIPDPA · ผู้รับผิดชอบเนื้อหา ภูวรา ครอบตะคุ ทนายความ · เนติบัณฑิตไทย · ที่ปรึกษากฎหมายเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา

ใบอนุญาตทนายความ 477/2558 · เนติบัณฑิตไทย · นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสารสนเทศ (เหรียญทอง)